特許出願をせずにノウハウとして秘匿化する場合の留意点は？

他社による特許権取得への備えと、ノウハウ流出対策が必要です。

新規な発明を考案した場合、他社がキャッチアップしにくくなるように、権利化ではなく秘匿化を選択する場合があります。しかし、Ａ社が先に発明をしたとしても、Ｂ社が同じ発明を考案して特許出願を行い、特許権を取得する場合があります。この場合に、次の２つの要件を満たせば、「先使用権」という実施権が無償で認められます。つまり、Ａ社は、Ｂ社の特許権に拘わらず、無償で事業を継続できます（準備中であれば開始できます）。
・Ａ社が独自に発明を完成させた、又は、独自に発明を完成させた者からＡ社がその発明の内容を知った。
・Ｂ社の特許出願の際に、Ａ社が日本国内で発明の事業を実施している、又は、事業の準備をしている。
上述の「備え」とは、この先使用権の立証の準備（証拠保全）です。具体的な作業としては、“研究開発段階から、発明の完成を経て、事業実施（又はその準備）に至るまでの経緯”を書類化し、時刻情報とともに残すことです。書類を時刻情報とともに残すための手段としては、タイムスタンプや、公証役場の確定日付を利用することができます。

また、発明をノウハウとして秘匿化したとしても、従業員やインターネットを介してノウハウが流出して競合に利用された場合、自社の競争力が低下してしまいます。このような事態を避けるためには、ノウハウ流出対策としてノウハウ管理が必要です。ノウハウ管理としては、社内でノウハウを秘密情報に指定し、特定の人しかノウハウを見ることができないようにアクセス制限を行います。なお、ノウハウを営業秘密として適切に管理をしていれば、万が一ノウハウが不正に流出した場合でも、不正競争防止法に基づき、ノウハウの流出先に差止め、損害賠償などを求めることができます。

最後に補足事項として、先使用権は外国には及びませんし、発明を別の事業に転用する場合には認められません。権利化／秘匿化の判断にあたっては、専門家から様々な判断材料を取得した上で行うことをお勧めいたします。