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特許出願に関し進歩性がないとの拒絶理由に対して応答書を作成する際の留意点とは?

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  • 特許出願に関し進歩性がないとの拒絶理由に対して応答書を作成する際の留意点とは?

    特許出願を行ったところ、引例に記載された発明に対して本願発明は進歩性がない、との拒絶理由通知を受けました。その対応を検討するに当たり、留意すべき点について教えてください。

    意見書での反論、特許請求の範囲の補正、分割出願等を検討しましょう。



     進歩性欠如の拒絶理由に対しては、次のような流れで対応するのが基本となります。
    (1) 審査官の判断の妥当性について検討する
     (a)請求項に係る発明の認定に誤りがないか
     (b)引用発明の認定に誤りがないか
     (c)論理付けに誤りがないか
      ① 主引例に記載された発明(主引用発明)からスタートして、請求項に係る発明に容易に到達できる、という審査官の論理付けに誤りがないかを確認します。
      ② 主引用発明に対して副引例に記載された発明(副引用発明)を適用するためには、次のような動機付けが必要とされます。
       ・両者の技術分野が関連している。
       ・両者の解決しようとする課題が共通している。
       ・両者の作用または機能が共通している。
       ・適用することに関し、引例中に示唆がある。
      ③ 副引用発明がなくても、請求項に係る発明が、主引用発明の単なる設計変更等に該当する場合、その進歩性が否定されます。
      ④ 動機付けが存在しても、請求項に係る発明が、引用発明とは異質な効果を有する場合や、同質であるが際立って優れた効果を有する場合、進歩性が肯定されます。
      ⑤ 動機付けが存在しても、適用することにつき阻害要因(適用できないことが引例中に明記されている等)がある場合、請求項に係る発明の進歩性が肯定されます。

    (2) 意見書を提出して反論する
     審査官の判断に誤りがあると判断した場合、意見書を提出してその旨を主張します。

    (3) 手続補正書を提出して特許請求の範囲等を補正する
     審査官の判断は妥当であると判断した場合、特許請求の範囲の補正を検討します。詳細には、引用発明との構成上の差異が明確になり、且つ、その差異によって格別な効果が奏されるような特徴により、請求項に係る発明を限定します。
     手続補正書には、補正の根拠(出願時の明細書等のどこの記載に基づくのか)を明記する必要があります。

    (4) 分割出願を行う
     例えば拒絶理由のない請求項がある場合、本願については拒絶理由のある請求項を削除することで早期に特許査定へと導きつつ、拒絶理由のある請求項について分割出願を行って別に争うことも可能です。

回答した専門家
知的財産

岡本 直樹

知的財産を制する者はビジネスを制す。あなたの大切な事業を守るために必要な知財...

目先の利益に直結しない知的財産の取得は、単なるコストというイメージが強く、後回しにされがちです。しかし、長期的視点に立てば、事業の排他性を担保する知的財産権は勝ち残るために不可欠な投資です。特許庁からは、中小・スタートアップ企業をサポートするための施策が次々に打ち出されています。後手に回らず、知的財産からスタートすることをお勧めします。些細な疑問でも結構です、遠慮なくご相談ください。

ライセンス

弁理士
日本ディープラーニング協会ジェネラリスト

重点取扱分野

●各種相談(権利化可能性、権利侵害、ライセンス交渉等)

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